(1)Saken gjelder spørsmålet om et motkrav om å kjenne et patent ugyldig skal fremmes til behandling i lagmannsretten.
(2)InflowControl AS er innehaver av to patenter som gjelder en teknisk innretning og en metode for å kontrollere innstrømningen av fluider i et produksjonsrør fra en petroleumsbrønn. Slike innretninger betegnes som en «autonomous inflow control device» (AICD) og skal hindre at uønsket vann og gass kommer inn i produksjonsrøret.
(3)InflowControl mener at konkurrentene Tendeka AS og Swellfix UK Ltd. markedsfører en AICD som gjør inngrep i patentene. Selskapet har derfor reist søksmål med krav om at Tendeka og Swellfix forbys å utnytte sin AICD. Det er også fremsatt krav om erstatning/vederlag fastsatt etter rettens skjønn.
(4)Tendeka og Swellfix mener at de ikke gjør inngrep i patentene og har påstått seg frifunnet. For tingretten fremsatte de i tillegg motkrav om at patentene skulle kjennes ugyldige. Det ble imidlertid presisert at de ikke krevde dom for ugyldighet dersom retten kom til at det ikke forelå patentinngrep.
(5)Oslo tingrett avsa 11. april 2025 dom hvor Tendeka og Swellfix ble frifunnet. InflowControl ble dømt til å betale motpartenes sakskostnader med 3 589 244 kroner samt 80 prosent av utgiftene til de fagkyndige meddommerne. Tingretten tok ikke stilling til de saksøktes motkrav om ugyldighet, fordi kravet ble ansett betinget av at retten kom til at det forelå patentinngrep.
(6)InflowControl anket dommen. Anken var begrenset til å gjelde tingrettens avgjørelse for ett av de to patentene. Dette patentet har patentnummer EP/NO 3 255 242 og omtales derfor som 242-patentet.
(7)Tendeka og Swellfix innga anketilsvar med påstand om frifinnelse. De fastholdt samtidig motkravet om at 242-patentet kjennes ugyldig.
(8)InflowControl innga så prosesskriv med påstand om at ankemotpartenes krav om ugyldighet avvises. Tendeka og Swellfix tok til motmæle og la ned påstand om at kravet om ugyldighet fremmes til behandling i lagmannsretten.
(9)Borgarting lagmannsrett avsa 3. desember 2025 kjennelse hvor kravet fra Tendeka og Swellfix om at 242-patentet kjennes ugyldig, ble fremmet for lagmannsretten.
(10)InflowControl AS har anket kjennelsen til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen, bevisbedømmelsen og saksbehandlingen. Selskapet har også inngitt et etterfølgende prosesskriv som supplerer anken. Det er i korte trekk gjort gjeldende:
(11)Saken reiser spørsmål om saksøkte i en sak om patentinngrep, ved å utforme påstanden for et motkrav om ugyldighet som «subsidiær», kan oppnå at retten bare tar stilling til motkravet dersom den kommer til at det ikke foreligger patentinngrep. Ankemotpartenes fremgangsmåte, som tingretten og lagmannsretten har akseptert, er i strid med patentloven § 61 og tvistelovens system. Videre er fremgangsmåten i strid med lovgivers forutsetninger ved endringen av patentloven i 2019, og med lovgrunnen som er å ivareta tredjeparters interesser og reelle hensyn. Dersom fremgangsmåten blir akseptert, vil det få uheldige følger for denne typen patentsaker, blant annet ved at saksøkte kan unndra seg sakskostnadsansvar for arbeid knyttet til gyldighetsspørsmålet, og ved at lagmannsretten potensielt må behandle gyldighetsspørsmålet som første instans.
(12)Prinsipalt anføres det at ankemotpartene ved sin fremgangsmåte må anses å ha frafalt motkravet om ugyldighet, jf. tvisteloven § 18-4. Subsidiært anføres det at motkravet om ugyldighet uansett ikke kan fremmes i ankesaken, idet kravet ikke ble «avgjort» ved tingrettens dom, jf. tvisteloven § 29-4 første ledd.
(13)Tendeka AS og Swellfix UK Ltd. har inngitt anketilsvar. De har også inngitt et etterfølgende prosesskriv til Høyesterett. Det er i korte trekk gjort gjeldende:
(14)Lagmannsrettens konklusjon og begrunnelse er riktig. Motkravet om at patentet kjennes ugyldig er ikke frafalt. Fremgangsmåten er i samsvar med patentloven § 61, tvisteloven og alminnelige sivilprosessuelle prinsipper. Motkravet om ugyldighet må anses «avgjort» av tingretten i henhold til tvisteloven § 29-4 første ledd, og kan uansett fremmes i ankesaken etter § 29-4 andre ledd bokstav d. Hensynet til tredjeparter er ivaretatt. Fremgangsmåten vil heller ikke få uheldige konsekvenser for sakskostnadene eller for ankebehandlingen i denne typen patentsaker.
(15)Høyesteretts ankeutvalg bemerker at kjennelsen er avsagt av lagmannsretten som første instans. Ankeutvalget har derfor full kompetanse.
(16)Ankende part har prinsipalt anført at ankemotpartene ved sin fremgangsmåte må anses å ha frafalt motkravet om at 242-patentet kjennes ugyldig, under henvisning til tvisteloven § 18-4.
(17)Etter ankeutvalgets syn kan ankemotpartene ikke anses å ha frafalt kravet om ugyldighet overfor tingretten. Utvalget slutter seg til lagmannsrettens begrunnelse for dette.
(18)Patentloven § 61 regulerer behandlingen av spørsmål om patentets gyldighet i inngrepssaker. Bestemmelsens første ledd første punktum lyder: «I sivile saker om patentinngrep kan frifinnelse ikke bygges på at patentet er ugyldig eller kan kreves overført, jf §§ 52 og 53, uten at det først er avsagt dom for patentets ugyldighet eller overføring.»
(19)Etter sin ordlyd innebærer regelen at retten ikke kan frifinne saksøkte i inngrepssaken etter en prejudisiell vurdering om at patentet er ugyldig. For å frifinne saksøkte på dette grunnlaget, må patentet kjennes ugyldig ved dom. Følgelig må saksøkte fremme et motkrav med påstand om ugyldighet for å kunne anføre ugyldighet som frifinnelsesgrunnlag.
(20)Bakgrunnen for regelen fremgår av Ot.prp. nr. 36 (1965–1966) side 53–54, der det heter: «Den situasjon bør ikke kunne oppstå at et ikke ugyldigkjent patent snart anses for gyldig og snart for ugyldig. Ut fra et rettsordenssynspunkt vil det være utilfredsstillende og overfor almenheten urimelig at et patent som en domstol vitterlig har funnet ugyldig, fortsatt skal bli stående i patentregisteret og fortsatt kanskje med hell skal kunne påberopes i en senere sak. Finner domstolen at patentet er ugyldig, så skal det også være ugyldig, og det vil da være nødvendig at dette fastslås ved egen dom og ikke bare prejudisielt.»
(21)Verken ordlyden eller regelens begrunnelse tilsier at et motkrav om ugyldighet ikke kan gjøres subsidiært i forhold til en påstand om frifinnelse på annet grunnlag. Som det fremgår, skal regelen sikre at domstolene ikke bygger på at et patent er ugyldig uten at dette får virkning for tredjeparter, se også Are Stenvik, Patentrett, 4. utgave 2020, side 282. Regelens begrunnelse tilsier imidlertid ikke at retten også må ta stilling til patentets gyldighet i tilfeller der dette ikke er nødvendig for å frifinne saksøkte i inngrepssaken. Prosessøkonomiske hensyn tilsier snarere at retten stilles fritt i slike saker.
(22)Utvalget kan videre ikke se at en slik forståelse av reglene vil være i strid med «lovgivers forutsetninger», slik de kommer til uttrykk i Prop. 81 L (2012–2013) punkt 12.3 på side 88–89 og Prop. 52 L (2018–2019) punkt 7.8 på side 35–38. Det er som nevnt ingen motstrid mellom de hensynene som lovgiver har ment å ivareta ved regelen i patentloven § 61 og den fremgangsmåten som tingretten og lagmannsretten har akseptert i denne saken og i enkelte tidligere saker.
(23)Etter ankeutvalgets syn er heller ikke tvisteloven eller alminnelige sivilprosessuelle prinsipper til hinder for at saksøkte kan gjøre et motkrav i inngrepssaker etter patentloven «subsidiært» i forhold til en påstand om frifinnelse slik det er gjort i saken her. Med «subsidiært» menes i denne sammenhengen bare at det saksøkte prinsipalt ønsker å oppnå, er å få medhold i påstanden om frifinnelse, og da forutsetningsvis på et grunnlag som ikke gjør det nødvendig fullt ut å ta stilling til motkravet. Disposisjonsprinsippet tilsier at retten ikke må ta stilling til et motkrav som er gjort subsidiært på denne måten dersom den prinsipale påstanden om frifinnelse fører frem. At et motkrav om ugyldighet ikke er noe «mindre» enn en påstand om frifinnelse på annet grunnlag, i den forstand at saksøkte også vil frifinnes i inngrepssaken dersom kravet om ugyldighet fører frem, har ikke avgjørende betydning i denne sammenhengen.
(24)Når det gjelder ankende parts argumentasjon vedrørende sakskostnader, bemerkes det at sakskostnadsreglene i tvisteloven kapittel 20 er såpass fleksible at domstolene kan finne rimelige løsninger også for de tilfellene der saksøkte har gjort et motkrav om ugyldighet subsidiært i forhold til en påstand om frifinnelse. Utvalget viser her til departementets uttalelse i Prop. 52 L (2018–2019) punkt 7.8 på side 38.
(25)Subsidiært har ankende part anført at kravet om ugyldighet ikke kan fremmes i ankesaken for lagmannsretten, idet kravet ikke ble «avgjort» ved tingrettens dom, jf. tvisteloven § 29-4 første ledd.
(26)Heller ikke denne anførselen kan føre frem. Lagmannsretten har i kjennelsen korrekt bygget på at krav som det ikke var nødvendig for tingretten å ta stilling til på grunn av avgjørelsen av andre krav, må anses «avgjort» av tingretten etter § 29-4 første ledd, under henvisning til Jens Edvin Skoghøy, Tvisteløsning, 4. utgave 2022, side 481 der det fremgår: «I tillegg til rettskrav som tingretten har tatt realitetsstilling til, må uttrykket ‘krav som er avgjort’ i § 29-4 første ledd omfatte … - rettskrav som har vært fremmet til realitetsbehandling, men som det ikke har vært nødvendig for tingretten å ta stilling til (for eksempel fordi det har vært fremsatt subsidiært eller alternativt til et krav som har ført frem).»
(27)Det er ingen grunn til at et subsidiært motkrav om at et patent er ugyldig, skal behandles annerledes. En ankemotpart vil normalt ha alle sine alternative eller subsidiære innsigelser i behold i ankeinstansen, selv om det ikke var nødvendig for underinstansen å ta stilling til disse. At saksøkte i en sak om patentinngrep er nødt til å fremme en innsigelse om at patentet er ugyldig som et motkrav, medfører altså ikke at innsigelsen går tapt dersom gyldighetsspørsmålet ikke blir behandlet i underinstansen og saksøker anker. Dette innebærer at lagmannsretten potensielt vil måtte behandle gyldighetsspørsmålet som første instans, men det vil også være situasjonen i andre tilfeller der saksøkte har alternative eller subsidiære frifinnelsesgrunnlag som det ikke var nødvendig for tingretten å ta stilling til. Det er dermed ikke grunnlag for å avvise ankemotpartenes motkrav om ugyldighet fra behandling i lagmannsretten under henvisning til tvisteloven § 29-4 første ledd.
(28)Ankeutvalget kan etter dette ikke se at det er noen feil ved lagmannsrettens rettsanvendelse, bevisbedømmelse eller saksbehandling. Anken må derfor forkastes.
(29)Ankemotpartene har krevd 407 000 kroner i sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett, jf. tvisteloven § 20-8 andre ledd andre punktum. Kravet omfatter advokatsalær for 75 timers arbeid knyttet til avvisningsspørsmålet i begge instanser til en gjennomsnittlig timepris på ca. 5 400 kroner. Ankeutvalget mener at kravet overstiger «nødvendige kostnader ved saken», jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. I patentsaker er det naturlig at partene lar seg bistå av spesialiserte advokater med høy timepris, men utvalget mener at det samlede timeantallet er for høyt i dette tilfellet. Utvalget fastsetter nødvendige kostnader til 300 000 kroner, som tilsvarer om lag 55 timers arbeid til den oppgitte timeprisen.
(30)Kjennelsen er enstemmig.